Rivoluzione marchi: dal 1 ottobre, rivoluzione europea marchi

In Approfondimenti, Diritto Societario, Proprietà Intellettuale
Redatto a cura dell’Avv. Franco Pizzabiocca

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario (regolamento modificativo).

Tale regolamento ha apportato numerose modifiche strutturali al sistema della proprietà intellettuale a livello europeo. In particolare, il legislatore UE ha previsto due fasi di attuazione del regolamento: la prima fase, operativa dal 23 marzo 2015, ha previsto modifiche di carattere amministrativo ed ordinamentale [1]; la seconda fase, invece, avrà inizio a partire dal 1 ottobre 2017 e comporterà modifiche sostanziali e procedurali di portata rivoluzionaria.

Cosa cambia, in particolare, dal 1 ottobre 2017?

What you see is what you get!

La prima modifica riguarda la rappresentazione grafica del marchio che non è più richiesta obbligatoriamente alla presentazione della domanda di marchio. Di conseguenza, sarà possibile registrare marchi attraverso qualsiasi forma idonea a garantirne i connotati di novità e distintività.

Ciò che rileva è che la registrazione sia chiara e precisa.

In particolare:

Immagine 1: La tabella è estrapolata direttamente dal sito EUIPO[2]

Marchi di certificazione UE

I marchi di certificazione rappresentano una nuova tipologia di marchio dell’Unione Europea (MUE). In sostanza, si tratta di quei marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati».

In termini pratici, il marchio di certificazione serve a garantire al consumatore ed al mercato che il prodotto o servizio contrassegnato sia dotato di specifiche caratteristiche e qualità.

Per questo motivo, al momento del deposito della domanda è necessario indicare espressamente le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare e le condizioni che disciplinano l’uso del marchio di certificazione nonché i parametri necessari per valutare se a quel prodotto o servizio possa essere applicato il marchio (art. 74ter).

Esistono solo due limitazioni per chi decida di registrare questa tipologia di marchio:

  1. non può essere richiesta la registrazione da una persona che svolge un’attività inerente la fornitura dei prodotti o dei servizi certificati (art. 74bis II co);
  2. non può essere depositato al fine di distinguere prodotti o servizi certificati sulla base dell’origine geografica.

Modifiche procedurali

Dal 1 ottobre cambieranno anche numerosi aspetti di carattere procedurale. In particolare:

Priorità

Le rivendicazioni di priorità devono essere depositate insieme alla domanda di MUE (in precedenza, tali rivendicazioni potevano essere effettuate in seguito al deposito della domanda). La documentazione a sostegno della rivendicazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito (in precedenza doveva essere presentata entro tre mesi dal ricevimento della dichiarazione di priorità). Se tale documentazione non è redatta in una lingua dell’Ufficio, l’Ufficio ha ora la facoltà di richiederne la traduzione.

Procedimento di opposizione e annullamento

I requisiti dell’ammissibilità e della motivazione delle azioni a base dei motivi relativi sono stati riordinati per chiarezza e per prendere in considerazione il motivo distinto sulle indicazioni geografiche, introdotto dall’articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Motivazione online e banche dati UE

Un chiaro esempio di adattamento all’era di Internet è dato dal fatto che, nel caso in cui le prove riguardanti diritti anteriori che sono «registrati» (per es. marchi registrati, determinati segni utilizzati nella normale prassi commerciale o indicazioni geografiche) o i contenuti del pertinente diritto nazionale siano accessibili presso una fonte online riconosciuta dall’Ufficio, l’opponente o il richiedente l’annullamento possono presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.

A tal fine, l’Ufficio «riconosce» tutte le banche dati degli uffici nazionali della PI nell’UE e TMview è ammesso come portale attraverso cui «accedere» agli uffici nazionali.

Lingue e traduzione

A partire dal 1º ottobre 2017, la maggior parte degli elementi di prova può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Qualora la lingua utilizzata per le prove quali elementi giustificativi (tranne certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) non sia la lingua procedurale, d’ora in poi una traduzione sarà necessaria solo nel caso in cui l’Ufficio lo richieda (di propria iniziativa o su richiesta motivata dell’altra parte). La prova del carattere distintivo acquisito o della reputazione rientrerebbe in questa categoria.

Tuttavia, le prove quali elementi giustificativi (certificati di deposito, registrazione e rinnovo o disposizioni del diritto pertinente) devono essere comunque presentate nella lingua procedurale (o tradotte in tale lingua) entro il termine fissato per la motivazione.

Cessione di MUE a titolo di rimedio

Se un agente o un rappresentante registra un MUE senza l’autorizzazione del titolare, quest’ultimo ha ora il diritto di chiedere la cessione del MUE (a meno che il suddetto agente o rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire). In precedenza, il rimedio a disposizione del titolare consisteva nel far dichiarare nullo il MUE.

Comunicazioni con l’ufficio

I mezzi di comunicazione con l’Ufficio sono cambiati in seguito agli sviluppi in ambito informatico. In particolare:

  • sono state soppresse forme obsolete di comunicazione, ossia la consegna a mano e il deposito in una casella postale presso l’Ufficio;
  • viene adottata un’ampia definizione di «mezzi elettronici», in modo da comprendere il fax e, potenzialmente, molti altri tipi di mezzi di comunicazione. La decisione n. EX-17-4 del Direttore esecutivo riguardante la comunicazione con mezzi elettronici, determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche tali mezzi di comunicazione possono essere utilizzati (cfr. anche la sezione sottostante sull’uso del fax).

La menzione specifica di «telecopia e altri mezzi tecnici» di comunicazione – tra cui i fax – è stata soppressa nel diritto derivato (cfr. tuttavia il punto precedente sui «mezzi elettronici»);

Il termine «corriere» è stato introdotto specificamente in quanto mezzo di comunicazione per i contatti con l’Ufficio, oltre alle comunicazioni per posta.

Commissioni di ricorso

Il Regolamento consolida disposizioni relative alle Commissioni di ricorso in passato ripartite tra varie fonti, compreso il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione (regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso). I principali chiarimenti e modifiche si riferiscono al contenuto della motivazione e della risposta, alle «impugnazioni accidentali», alle rivendicazioni, ai fatti o alle prove depositati per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso, ai nuovi impedimenti assoluti sollevati dalla Commissione di ricorso, ai procedimenti accelerati, nonché all’organizzazione e alla struttura delle Commissioni di ricorso.

_______________________________

[1] La prima fase di applicazione del regolamento è contestuale alla sua emanazione ed ha comportato modifiche istituzionali di grande rilievo al livello europeo tra cui:

  • mutamento del nome dell’ufficio europeo competente in materia di proprietà intellettuale (da OHIM, Office for harmonization in the internal market a EUIPO, European Union Intellectual Property Office);
  • modifica della nomenclatura del marchio divenuto MUE, Marchio dell’Unione Europea;
  • modifica del sistema della tassazione dei marchi al livello europeo mediante l’introduzione del modello one fee per class e la diminuzione generale delle tasse da versare all’ufficio nel tentativo di promuovere il deposito di domande di registrazione e di incrementare la spesa dell’Unione Europea in  prorietà intellettuale.

[2] Per la disamina delle singole tipologie di marchio, rinviamo al seguente sito: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement

Print Friendly, PDF & Email

You may also read!

GUIDA PRATICA: La tutela dell’opera letteraria presso la SIAE

Redatto da Giulia Bruno DEFINIZIONI La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a

Read More...

SOCIETA’: in caso di pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano, può chiederne la rimozione innanzi al giudice del luogo dell’evento dannoso

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 17 ottobre 2017 Redatto dal Dott. Gabriele Marasco Una persona

Read More...

GARA PUBBLICA: irregolare il DURC scaduto in prossimità del termine di presentazione dell’offerta?

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 4506 del 26/09/2017 Redatto dalla Dott.ssa Ilaria Falzone “Non si

Read More...

Mobile Sliding Menu