Marchio Ue e carattere distintivo

In Proprietà Intellettuale
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Euipo (l’Ufficio della Ue per la proprietà intellettuale) deve riesaminare se la forma tridimensionale corrispondente al prodotto « Kit Kat 4 fingers » può essere conservata come marchio dell’Unione. La Corte respinge le impugnazioni proposte dalla Nestlé, l’Euipo e la Mondelez

Nel 2002, la società Nestlé ha chiesto all’Euipo (ufficio della Ue per la proprietà intellettuale) di registrare come marchio della Ue il seguente segno tridimensionale, che corrisponde al prodotto «Kit Kat 4 fingers» che la stessa commercializza.

Nel 2006, l’Euipo ha accettato di registrare tale marchio per i seguenti prodotti: «caramelle, prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria, biscotti, dolci, cialdoni».

Nel 2007, la Cadbury Schweppes, divenuta Mondelez Uk Holdings & Services, ha chiesto all’Euipo di annullare la registrazione. Nel 2012, l’Euipo ha respinto tale domanda, considerando che il marchio della Nestlé aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto nell’Unione. La Mondelez ha chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione dell’Euipo.

Con la sua sentenza del 15 dicembre 2016 , il Tribunale ha annullato la decisione dell’Euipo. Detto Tribunale ha considerato che l’Euipo aveva commesso un errore concludendo che il marchio controverso avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso nell’Unione, mentre una siffatta acquisizione era stata dimostrata unicamente per una parte del territorio dell’Unione.

Benché sia stato dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in 10 Paesi (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito), il Tribunale ha ritenuto che l’Euipo non potesse validamente concludere il suo esame senza pronunciarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento aveva del marchio in particolare in altri 4 Stati membri (Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo) e senza analizzare gli elementi di prova forniti per detti Stati membri.

La Nestlé, la Mondelez e l’Euipo hanno proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la sentenza del Tribunale.

La Mondelez addebita al Tribunale di aver erroneamente concluso che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in Danimarca, in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, in Austria, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

La Nestlé e l’Euipo sostengono che il Tribunale ha erroneamente statuito che il titolare di un marchio dell’Unione deve dimostrare che tale marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in ognuno degli Stati membri singolarmente considerati. Essi affermano che tale interpretazione del Tribunale sarebbe incompatibile con il carattere unitario del marchio dell’Unione europea e con l’esistenza stessa di un mercato unico.

Con la sua odierna sentenza, la Corte statuisce innanzitutto che l’impugnazione proposta dalla Mondelez deve essere respinta in quanto irricevibile poiché non è diretta all’annullamento del dispositivo della sentenza impugnata ma unicamente a ottenere la modifica di taluni punti di tale sentenza.

In seguito, la Corte esamina i ricorsi della Nestlé e dell’Euipo.

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo la quale un segno privo di carattere distintivo intrinseco può essere registrato in quanto marchio dell’Unione solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui non aveva anteriormente un tale carattere. Tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro. La Corte dichiara che non è sufficiente, per ottenere la registrazione di tale marchio, dimostrare che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in una parte significativa dell’Unione.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che si devono distinguere i fatti che devono essere provati, ossia l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso da parte di un segno privo di un siffatto carattere distintivo e i mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti in parola.

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