MARCHI: mala fede del distributore che registri a suo nome il marchio del fornitore

In Proprietà Intellettuale
Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 16/05/2017 [Leggi provvedimento]
Redatto dal Dott. Gabriele Marasco

In tema di marchi, è viziato da mala fede il comportamento del distributore che, incaricato dal fornitore di depositare il marchio di proprietà di quest’ultimo, lo registri sotto proprio nome, in assenza del consenso del fornitore.

Il Tribunale dell’Unione europea, con una sentenza del 16 maggio del 2017, si è pronunciato su un ricorso presentato da una società canadese avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità insorto tra la suddetta società canadese e una società spagnola.

  • Il fatto

Una società canadese aveva incaricato una società spagnola, con la quale aveva concluso un accordo di distribuzione di prodotti commerciali, di procedere al deposito di un proprio marchio all’interno dell’ Unione Europea. La società spagnola aveva provveduto a registrare il marchio in questione sotto il proprio nome anzichè sotto il nome della società canadese che ne era di fatto proprietaria.

La società canadese, accortasi del fatto, in primo luogo ha richiesto il trasferimento del marchio e, in secondo luogo, ha proposto domanda di nullità del marchio all’EUIPO con riguardo a tutti i prodotti per i quali era stato registrato.

La divisione di annullamento ha dichiarato la nullità integrale del marchio controverso, in particolare evidenziando la mala fede della società spagnola al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio controverso.

La società spagnola ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

La commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e annullato la decisione della divisione di annullamento poiché, secondo il ragionamento della commissione, nulla provava che la ricorrente non avesse acconsentito al deposito del marchio controverso, e, inoltre, nel comportamento della società spagnola al momento del deposito del marchio controverso non era ravvisabile alcun elemento tale da suggerire che avesse agito in mala fede.

Avverso tale decisione la società canadese ha proposto ricorso davanti al Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere la riforma della decisione impugnata e la dichiarazione di nullità del marchio controverso.

Il Tribunale riforma la decisione della commissione di ricorso, in quanto il ricorso della società spagnola, avverso la decisione della divisione di annullamento che aveva dichiarato la nullità del marchio controverso, era da respingere.

Il comportamento tenuto dalla società spagnola al momento del deposito del marchio controverso era viziato da mala fede, secondo quanto si può dedurre dai seguenti punti:

  • La corrispondenza anteriore al deposito attesta che il marchio è stato depositato su domanda della società canadese , senza però fare alcuna menzione dell’esistenza di  un consenso della stessa ricorrente alla registrazione del marchio sotto il nome della società spagnola.
  • L’accordo di distribuzione stabiliva che l’obiettivo principale del distributore era lo stoccaggio, la vendita e la riparazione di diversi prodotti per praticare lo snowboard. L’articolo 11 di tale accordo, relativo all’utilizzo dei nomi e dei marchi, prevedeva in particolare che il distributore non poteva utilizzare alcun logo, alcuna pubblicità o alcun marchio appartenente alla società canadese a fini di vendita o di promozione senza il suo consenso espresso e scritto : ne consegue, a giudizio del Tribunale,  che il deposito del marchio controverso rientrava, per la ricorrente canadese, in una logica commerciale destinata ad estendere la protezione del proprio marchio il territorio dell’unione europea.
  • La società spagnola,  depositando il marchio controverso sotto il proprio nome,  ha cercato, di fatto, di porre in essere una condotta di usurpazione dei diritti della ricorrente :  infatti, la società spagnola, in virtù dell’accordo di distribuzione, era perfettamente (e potremmo dire ,  ovviamente)  informata dell’esistenza e dell’utilizzo da parte della società ricorrente  canadese di un marchio identico al momento del deposito del marchio contestato ed inoltre i diritti di distribuzione della società spagnola erano rigidamente delimitati da un punto di vista materiale e territoriale.
  • Anche il comportamento della società spagnola successivo al deposito del marchio controverso tende a corroborare, ad avviso del Tribunale decidente,  la valutazione secondo la quale essa cercato di usurpare diritto della ricorrente: infatti risulta che non ha informato la ricorrente né  del deposito del marchio controverso, né  della sua registrazione sotto il proprio nome ; tale informazione, infatti, è pervenuta nella diretta conoscenza della società canadese ricorrente soltanto quando quest’ultima si è informata sulla protezione di detto marchio ; in secondo luogo, inoltre, la società spagnola si era espressamente impegnata con la società canadese , nella corrispondenza successiva al deposito del marchio controverso, a procedere al suo trasferimento, cosa che non ha mai fatto.

 

 

 

 

 

 

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