MARCHI: tra domanda di nullità e domanda di contraffazione c’è pregiudizialità?

In Proprietà Intellettuale
Cassazione civile, sezione prima, sentenza n.6382 del 13/03/2017 [Leggi provvedimento]
Redatto dalla Dott.ssa Roberta Di Maso

In tema di marchi, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6382, resa il 3 novembre 2016 e depositata in cancelleria il 13 marzo 2017, si è pronunciata sulla eventuale sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la domanda di nullità e quella di contraffazione del marchio.

È necessario, pertanto, ripercorrere l’iter processuale che ha condotto la Corte alla decisione in esame per poterne comprendere la portata.

Con la sentenza depositata il 22 maggio 2009, il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, su domanda proposta dal procuratore della parte attrice, aveva inibito una società circense all’utilizzo del marchio registrato “O”. Sentenza, questa, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che, però, aveva respinto il gravame  sostenendo che la semplice apposizione del prenome “P” al marchio “O” non era sufficiente a ridurre il rischio di confondibilità tra il pubblico, avuto riguardo della notorietà assunta dal marchio dell’appellata. Mancava, inoltre, una chiara dimostrazione del preuso del marchio da parte dell’appellante.

La suddetta sentenza è stata oggetto di ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, richiamando alcune precedenti pronunce giurisprudenziali (cfr. Corte di Appello Roma, sentenza n. 5191/1990 e Corte di Appello Venezia, sentenza 21 gennaio 2010), ha asserito che, in ambito circense, dal momento che le famiglie derivano tutte da un unico capostipite, la capacità distintiva del segno non deriva dal patronimico, bensì dal prenome degli artisti più famosi della compagnia. Ha sostenuto, inoltre, che il marchio in questione era già stato oggetto di una precedente pronuncia di nullità in quanto privo di capacità distintiva benché accomunante diverse compagnie circensi.

Con riferimento al presente motivo, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché le richiamate sentenze sulla nullità del marchio “O” possano avere efficacia erga omnes ( in quanto riferite a contendenti differenti) e quindi perché gli effetti del giudicato esterno possano fare stato nel processo in esame, è necessario che colui che ne invoca l’autorità provi che questo si sia effettivamente formato ovvero che la sentenza sia stata prodotta (con relativo attestazione di cancelleria, ex art. 124 disp. att. c.p.c. Cfr. Corte Cass. sent.4909 del 14 marzo 2016).

Nel caso in analisi, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia non era stata prodotta e quella della Corte d’Appello di Roma di fatto non ha accertato la decadenza o la nullità del presente marchio. I giudici di legittimità hanno inoltre ribadito che, in base alla disciplina nazionale dei brevetti e dei marchi, laddove la  nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, il che impedisce la prospettabilità che la pronuncia di contraffazione abbia autorità di giudicato nella questione di nullità e che possano verificarsi eventuali contrasti tra giudicati. Inoltre, fermo restando il disposto dell’articolo 96 del Regolamento CE n. 40/94 secondo cui, se il tribunale comunitario ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito ad una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità di un marchio comunitario, perché questa possa avere efficacia esterna è necessario che sia iscritta presso l’apposito registro delle decisioni sui marchi comunitari. Ne consegue che, è necessario che la nullità del marchio sia stata pronunciata a seguito di domanda riconvenzionale, non già soltanto a seguito di una semplice eccezione in sede di giudizio di contraffazione. L’accertamento svolto in precedenza, quindi, non dispiega i suoi effetti nel presente giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene infondato anche il secondo motivo di ricorso in quanto il segno “O” non aveva perso capacità distintiva e quindi anche la semplice apposizione del prenome “P” non era idonea ad escludere il rischio di confusione ed associazione tra il pubblico, che avrebbe potuto ben ritenere che vi fosse un qualche rapporto tra l’impresa titolare del segno e l’impresa terza.

Con la pronuncia in esame, dunque, la Corte ha stabilito che non si procede alla sospensione del giudizio di contraffazione in pendenza della domanda di nullità dinanzi ad un altro giudice, poiché l’efficacia ultra litem della sentenza che dichiara la nullità del marchio può comportare un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, di fatto risolto dalla attribuzione di efficacia retroattiva della dichiarazione di nullità, fatti salvi gli atti esecutivi compiuti in base alla pronuncia di contraffazione.

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