Contraffazione del marchio tramite vendita online: individuazione del Foro territorialmente competente

In Marchi e Brevetti
Tribunale di Torino, sezione imprese, ordinanza del 19/01/2016 [Leggi provvedimento]
Redatto dal Dott. Salvatore Esposito

Nel caso in cui l’attività di contraffazione sia posta in essere tramite un sito web, qualora l’illecito consista in caratteristiche per così dire strutturali del sito web, realizzato con grafica, colori e altri elementi che violano i diritti di privativa, il criterio di “prossimità alla controversia”, che giustifica l’applicazione della competenza speciale, non può che essere quello del luogo in cui, presuntivamente, è stata posta in essere l’attività di realizzazione del sito (cioè l’inserimento dati). Analogamente, quando l’illecito consista nella messa in vendita, tramite il sito, di prodotti contraffatti, le medesime ragioni inducono a individuare il luogo in cui “i fatti sono stati commessi” in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita.

In materia di contraffazione di marchi, in particolar modo tramite lo strumento del web, è interessante una recente ordinanza della sezione specializzata delle Imprese del Tribunale di Torino, finalizzata a individuare i criteri di determinazione di competenza territoriale.

Il caso di specie riguarda la contraffazione di marchi (Tiffany) da parte di una società che oltre ad esercitare attività di vendita presso il proprio negozio, utilizza per tale vendita anche piattaforme online (Ebay.it, Amazon.it).

Di fronte alla richiesta della società ricorrente di inibire qualsiasi utilizzo del suo marchio e il sequestro dei prodotti riproducenti tale marchio, la società resistente, tra le diverse eccezioni, oppone “in primis” l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino (luogo in cui è stato ordinato e consegnato un prodotto venduto on line) ritenendo competente, invece, il Tribunale di Messina ove ha sede la stessa.

Il problema della competenza territoriale si pone in virtù di quanto previsto dall’art. 120 del codice della proprietà industriale. Infatti, il 6° comma di tale disposizione fissa un principio di competenza speciale rispetto ai generali criteri previsti ai sensi degli art. 18 e ss. del codice di rito, prevedendo che: “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”.

Il “luogo in cui i fatti sono stati commessi”, di cui all’art. 120 c.p.i, deve essere interpretato in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento con la controversia,  giustificando non solo l’incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali, ma anche una maggiore facilità nell’accertamento processuale di tali fatti.

Testualmente i giudici torinesi affermano che per una corretta interpretazione dell’art. 120 c.p.i., bisogna seguire una duplice linea esegetica: in primo luogo, nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame; in secondo luogo, nel senso che la norma – al pari di tutte quelle in materia di competenza – deve essere interpretata con l’obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola. Deve invece escludersi che l’art. 120 c.p.i. possa essere interpretato nel senso di consentire l’instaurazione presso qualsiasi foro nazionale delle controversie relative ad atti di contraffazione posti in essere tramite siti internet”.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, va rilevata l’incompetenza del Tribunale di Torino a conoscere la presente controversia.

 

 

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