BREVETTO EUROPEO: valido anche se tradotto male

In Proprietà Intellettuale
Tribunale di Milano, Sezione specializzata imprese, sentenza del 07/04/2017 [Leggi provvedimento]
Redatto dal Dott. Valerio Bottiglieri

Il 7 aprile del 2017 il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha pubblicato una pronuncia in materia di proprietà industriale, tema tanto complesso da indurre il legislatore ad incardinarlo in un apposito Codice con il D.lgs n. 30 del 2005.

La vicenda origina da una controversia sorta tra due associazioni concorrenti nel settore della ricerca scientifica.

L’attore sosteneva che la convenuta avesse contraffatto il proprio brevetto e, pertanto, chiedeva la cessazione dell’uso, della messa in commercio, della vendita o dell’importazione dei prodotti realizzati.

Di contro, la convenuta rivendicava il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità della frazione italiana del brevetto per mancanza dei requisiti di legge ex art. 76 c.p.i..

La stessa, denunciava, inoltre, il compimento di atti di concorrenza sleale per violazione di informazioni riservate in sua disponibilità, argomentando che, nell’utilizzo del procedimento brevettato, l’attore avesse apportato modifiche sostanziali alla traduzione italiana del brevetto europeo, in modo non conforme all’originale redatto in lingua tedesca.

Ne chiedeva, pertanto, la dichiarazione d’inefficacia, giacché non contenente dei meri refusi o differenze di sfumatura linguistica ma un’errata terminologia tecnica, stante la sua buona fede ex art. 57 co. 5 c.p.i.

Al fine di comprendere le ragioni che hanno portato il Tribunale meneghino a pronunciarsi sul caso di specie, occorre chiarire alcuni aspetti legati ad alcune norme del Codice della proprietà industriale.

Tale raccolta normativa, come da ultimo aggiornata nel 2015, ha lo scopo di fornire una disciplina unitaria ai segni distintivi e ad altri diritti che si possono acquisire mediante brevetto.

Il brevetto è il titolo che consente a chi ha realizzato un’invenzione di poterla produrre e commercializzare in via esclusiva nello Stato in cui è stato richiesto.

Per chi investe in un’innovazione o nella ricerca è fondamentale ottenere un brevetto in modo da assicurarsi un’esclusiva sul prodotto, impedendo agli altri di copiarlo.[1]

Si possono brevettare non solo prodotti innovativi ma anche procedimenti (come nel caso di specie), per ottenere un determinato prodotto finale.

Il brevetto si dice europeo se è valido in quegli Stati d’Europa che hanno aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 come riveduta a Monaco il 29.11.2000.

Il legislatore dimostra di prestare particolare attenzione alle modalità di redazione dello stesso.

Non è un caso che, all’art. 51 co. 2 il c.p.i., specifichi che l’invenzione debba essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo, affinché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.[2]

Sulla stessa scia, le rivendicazioni (art. 52 c.p.i.), ritenute la parte più importante del brevetto, devono riprodurre, in apposito linguaggio tecnico, gli elementi sui quali si richiede la protezione.[3]

Infine l’art. 56 co. 1 c.p.i. stabilisce che il titolare deve fornire all’Ufficio brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo e del brevetto concesso dall’EPO e che tale traduzione ex co. 4, una volta dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto, deve essere depositata ex co. 3 entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

Lo scopo della traduzione è palesemente quello di informare in lingua italiana ogni soggetto interessato rispetto al contenuto tecnologico delle privative richieste per il territorio nazionale.

Considerando che la protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo decorre da quando il titolare abbia reso accessibile al pubblico una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni, alla luce delle premesse fatte, è sorto il problema di accertare se, nel caso di specie, l’oggettiva presenza di errori di traduzione avesse influito sulla sua efficacia.

In caso di eventuali disattenzioni, infatti, l’art. 56 co. 5 c.p.i. prevede la sanzione dell’inefficacia ab origine del brevetto.

Va sicuramente notato che, trattandosi di documenti dotati di alto tasso di tecnicismo, è inevitabile riscontrare possibili difformità nel testo tradotto in lingua diversa da quella originale.

Ci si è chiesti, pertanto, se una traduzione errata o incompleta, potesse soddisfare i requisiti di cui all’art. 56 c.p.i.

Una parte della dottrina propende per la soluzione negativa ritenendo che altrimenti la facoltà di depositare una traduzione corretta non avrebbe alcuna rilevanza.[4]

Ciò trova conferma nell’art. 57 co. 4 c.p.i. a norma del quale il titolare del brevetto ha il diritto di depositare una “traduzione rettificata” ossia corretta, priva di errori ed inesattezze.

Addirittura secondo questa stessa dottrina, nel caso in cui per un errore materiale il testo italiano ometta di tradurre parti così significative del brevetto tali da non consentirne la comprensione del contenuto, poiché, in questo caso, la traduzione non assolverebbe alla funzione a cui è deputata, dovrebbe ritenersi non più lacunosa ma inesistente.

Va precisato, tuttavia, che non è codificata alcuna ipotesi d’inesistenza e che quindi, anche se ciò fosse ammissibile, sarebbe limitato a casi eccezionali.

Nel caso di specie, il Tribunale, ha rilevato, invece, che la circostanza per la quale tale testo contenga errori di traduzione e che essi consistano eventualmente nell’omessa traduzione di parole, periodi e/o interi paragrafi presenti nella versione originale, non pare possa incidere sugli effetti giuridici del deposito.

Nel momento in cui gli errori di traduzione siano comunque comprensibili attraverso l’opera di un esperto del ramo e sulla base degli altri elementi testuali ricavabili dall’intero testo del brevetto, non influendo, pertanto, sulla comprensione generale del documento.[5]

Anche se, pertanto, la traduzione è condizione necessaria di efficacia del brevetto ex art. 56 co. 4 c.p.i., ciò non può comportare l’automatica inefficacia dello stesso per qualsiasi errore di traduzione.[6]

La pronuncia segnala, allo stesso tempo, di dover distinguere le lacune determinate dalla traduzione e quelle concernenti la validità originaria del brevetto europeo per mancanza di sufficiente descrizione e chiarezza del testo della richiesta di concessione.

Leggendo, infatti, l’art. 56 c.p.i. in combinato disposto con l’art. 57 co 5 c.p.i., si deve ritenere che la sanzione dell’inefficacia ab origine del brevetto debba essere circoscritta ai soli casi di mancato deposito della traduzione o di errori di traduzione di gravità tale da essere accomunati ad una sostanziale mancanza di traduzione.

Secondo la ricostruzione del Tribunale di Milano, la ratio delle norme del c.p.i. ed in particolare degli artt. 54, 56 e 57 non è sanzionare qualsiasi possibile errore di traduzione, ma assicurare che il brevetto sia tradotto in maniera chiara e comprensibile nel paese di destinazione e allo stesso tempo di tutelare la buona fede di chi ha fatto affidamento sulla traduzione dello stesso, se pur imperfetta.

La giurisprudenza in questo caso dimostra di voler tutelare l’affidamento dei terzi in buona fede, rispetto alle esigenze di certezza del brevetto, principio ricavabile anche dalla lettura dell’art. 52 co 3 c.p.i.

Alla luce di tali premesse il Tribunale rigetta entrambe le domande accogliendo la sola riconvenzionale dichiarando la nullità della frazione italiana del brevetto dell’attore ritenendo che le rivendicazioni in esso contenute siano poco chiare per indeterminatezza dei termini e delle espressioni utilizzate, condannandolo, in definitiva, al pagamento delle spese processuali.

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[1] La domanda di brevetto europeo può essere presentata presso l’EPO oppure presso l’Ufficio brevetti e marchi che lo trasmette poi all’EPO.

[2] Allo stesso tempo affida, però, all’esperto di settore il parametro di valutazione della corrispondenza del testo ai parametri minimi di legge.

[3] Per rendersi conto dell’importanza delle rivendicazioni basti considerare che, in linea di massima, ciò che è descritto ma non rivendicato non è poi oggetto di protezione.

[4] Scuffi M. e Franzosi M., Diritto industriale italiano, CEDAM, pag. 737.

[5] La sentenza richiama la pronuncia allegata dalla convenuta n. 3070 del 2014, dello stesso Tribunale di Milano, il quale, qualche anno prima aveva affermato l’inefficacia ab origine del brevetto facendo applicazione proprio del medesimo principio del legittimo affidamento del terzo ritenendo, in quel caso, non omogenea la fattispecie in oggetto che concerneva una traduzione relativa ad un brevetto diverso da quello concesso tale da non consentire l’individuazione di una precisa corrispondenza tra il testo del brevetto europeo concesso e la traduzione depositata.

[6] Fa eccezione solamente la rivendicazione n. 7. Discorso diverso va fatto per la rivendicazione 7 A differenza degli altri, esso non è riconoscibile neppure dall’esperto del ramo.

 

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